Wortmarke schützen lassen: So geht’s

1. Warum ist es so wichtig, eine Wortmarke schützen zu lassen?

Durch clevere Marken bleiben Produkte und Dienstleistungen im Kopf der potenziellen Kunden. Marketing-Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang auch von „Branding”. Ein hoher Wiedererkennungswert ist ein wichtiger Faktor des wirtschaftlichen Erfolgs.

Was auf keinen Fall passieren darf: Ein Mitbewerber oder andere Dritte nutzt Ihren Markennamen, um das eigene Angebot zu präsentieren und zu vermarkten. Sie wollen sich klar von der Konkurrenz abgrenzen und vermeiden, dass Kunden ihre Angebote und Unternehmen verwechseln.

Um zu verhindern, dass Dritte Ihren Firmennamen oder Slogan verwenden, können Sie diese als Wortmarke beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) registrieren. So sind Sie vor einer Fremdnutzung geschützt und sichern sich die alleinigen Nutzungs- und Verwertungsrechte.

Aus folgenden Elementen darf eine Wortmarke bestehen, um diese beim Markenamt anmelden zu können:

• Druckbuchstaben
• Worten
• Ziffern
• Schriftzeichen
• Bestimmten Sonderzeichen

2. Wortmarke anmelden: Was muss ich beachten?

Die Anmeldung einer Marke auf eigene Faust ist ohne Erfahrung und markenrechtliches Wissen riskant. Es kann daher sinnvoll sein, die Wortmarke von einem Anwalt registrieren zu lassen. Denn verletzen Sie mit Ihrer Wunsch-Marke die Markenrechte eines anderen, kann dieser für die Markenrechtsverletzung einen Unterlassungsanspruch geltend machen und Schadensersatz einfordern.

Wir zeigen Ihnen, worauf es für eine erfolgreiche Markenanmeldung ankommt:

Schutzhindernisse beachten

Als Wortmarke lassen sich nur Formulierungen schützen, die kein absolutes Schutzhindernis darstellen. Stellen Sie nichtsdestotrotz einen Antrag, würde dieser abgelehnt und bereits gezahlte Gebühren nicht zurückerstattet.

Schutzhindernisse sind laut § 8 Markengesetz (MarkenG) z. B.:

X Mangelnde Unterscheidungsfähigkeit
X Nutzung staatlicher Symbole (z. B. Flaggen)
X Gebrauch anstößiger Formulierungen oder Fäkalsprache

Das Ignorieren absoluter Schutzhindernisse zieht nicht nur finanzielle Einbußen nach sich, sondern verhindert auch den effektiven Schutz der Marke. Es passiert schnell, dass man auf Schutzhindernisse stößt. Schon der Gebrauch allgemeiner Bezeichnungen ist problematisch.

Eine Getränkemarke darf z. B. nicht „Saft” oder „Fitnessgetränk” heißen, da Wettbewerber Schwierigkeiten hätten, ihre Produkte zu vermarkten und eine Monopolstellung entstünde.

Link-Tipp: Welche Alternativen Sie haben, wenn sich Ihr Name oder Slogan nicht als Wortmarke schützen lässt, zeigen wir Ihnen in unserem Beitrag zum Thema Firmennamen schützen lassen.

Umfassende Markenrecherche

Zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr und damit der Verletzung etablierter Wortmarken kann eine umfassende Markenrecherche helfen. Diese ist wichtig, um Kollisionen mit anderen Marken auszuschließen.

Ist eine Marke nicht schutzfähig, trägt das Amt die Marke nicht ein. Alle mit der Registrierung verbundenen Zahlungen sind damit verloren. Bei Vorliegen einer Verwechslungsgefahr könnte ein Inhaber älterer Rechte außerdem Widerspruch gegen die Markenanmeldung einlegen und einen Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch geltend machen, wobei dies mit hohen Kosten verbunden ist.

Eine Markenrecherche durch Laien kann mit unklarem Ergebnis enden. Die eigentliche Interpretation der Recherche-Ergebnisse ist jedoch von immenser Bedeutung: Erst bei einem positiven Verlauf der Markenrecherche kann das eigentliche Anmeldeverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt beginnen.

Link-Tipp: Interessieren Sie sich für internationalen Markenschutz empfehlen wir unsere Beiträge zur EU-Markenanmeldung und internationalen Markenanmeldung (IR-Marke).

Wurde eine Wortmarke erfolgreich eingetragen, sind Schritte notwendig, um den Schutz der Marke aufrechtzuerhalten.

Ständige Markenüberwachung

Mit der bloßen Eintragung ins Markenregister ist es nicht getan. Für einen nachhaltigen Wortmarken-Schutz bedarf es einer andauernden Markenüberwachung.

Dieses Monitoring umfasst:

• Die regelmäßige Recherche in einschlägigen Registern sowohl nach eingetragenen als auch nach nicht-eingetragenen Wortmarken
• Eine Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche
• Die Überprüfung und Kontrolle der Neu-Anmeldungen

Markenämter führen keine Markenüberwachung durch, die Verantwortung liegt auch hier beim Inhaber der Wortmarke. Da es sich um eine unabdingbare, aber auch langfristige und zeitintensive Arbeit handelt, ist es ratsam, die Wortmarke überwachen zu lassen.

Eine sporadische Recherche reicht nicht aus, um eine Wortmarke schützen zu lassen. Der zeitliche Aufwand wird oftmals unterschätzt. Laien fehlt zudem die Kenntnis über wichtige Recherche-Datenbanken, was zu einem fehlerhaften Monitoring führen kann.

Beispiel: Löschung der Marke „Black Friday” (Mai 2021)

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA – am letzten Freitag im November gibt es dort große Rabattaktionen – insbesondere für Elektronik. Dieser Tag ist auch in Deutschland immer bekannter und beliebter.

2013 wurde „Black Friday” allerdings als Wortmarke beim DPMA registriert – wer den Begriff genutzt hat, wurde deshalb wegen einer Markenrechtsverletzung abgemahnt. 2018 hat das DPMA auf die Forderungen vieler Unternehmen reagiert und die Löschung der Marke beschlossen, weil es ihr an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) fehle.

Die Markeninhaberin wehrte sich gegen die Entscheidung des DPMA – und bekam vom BPatG zumindest teilweise Recht zugesprochen. Das reichte der Markeninhaberin jedoch nicht. Nach einer Rechtsbeschwerde hat der BGH im Mai 2021 endgültig entschieden: eine Bezeichnung für Rabattaktionen zu bestimmten Dienstleistungen ist nicht als Marke für diese Dienstleistung schutzfähig (BGH, I ZB 21/20).

Die Marke wurde beim DPMA gelöscht – jetzt ist Werbung mit dem Begriff „Black Friday” ohne Abmahngefahr möglich.

Beispiel: RIAMET vs. Rivamed (Juni 2013)

Ein Urteil des Bundespatentgerichts vom 04.06.2013 (AZ. 25 W (pat) 64/12) zeigt, wie effektiv sich Inhaber von Wortmarken gegen Verletzungen wehren können – und warum Schutzhindernisse unbedingt zu vermeiden sind.

Das Gericht bejahte in einem Fall aus dem Pharmasektor die wirksame Löschung der Marke „Rivamed”. Die Inhaber der älteren Marke „RIAMET” hatten Widerspruch aufgrund von Verwechslungsgefahr eingereicht. Das Gericht bestätigte den Vorwurf der Verwechslungsgefahr aus folgenden Gründen:

• Die Marken beziehen sich auf ähnliche Waren – verschreibungspflichtige, pharmazeutische Erzeugnisse
• Die Marken weisen eine zu große Ähnlichkeit in Schriftbild bzw. Klang auf

Die jüngere Marke Rivamed verstieß gleich gegen mehrere Schutzhindernisse: Verwechslungsgefahr mit älteren, bereits bestehenden Markenrechten sowie fehlende Unterscheidungskraft.

Rivamed ließ sich deswegen nicht als Wortmarke schützen. Bereits entstandene Ausgaben, z. B. für die Anmeldung oder Werbung, sind verloren. Außerdem haben die Inhaber der jüngeren Wortmarke die gegnerischen Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen. Ein Anwalt für Markenrecht hätte diese Konsequenzen verhindern können.

3. Wortmarke schützen lassen in 4 Schritten

Um eine Wortmarke erfolgreich schützen zu lassen, können Sie Folgendes tun:

1. Überlegen Sie sich, in welchen Ländern und für welche Produkte bzw. Dienstleistungen Sie Ihren Namen oder Slogan als Wortmarke schützen wollen.
2. Stellen Sie wichtige Dokumente zu Ihrem Namen zusammen: genaue Schreibung, Informationen zu Entstehung und bisheriger Nutzung, Fotos, Schriftverkehr mit Patent- oder Markenämtern usw.
3. Dokumentieren Sie Markenverletzungen, um dagegen vorzugehen.
4. Lassen Sie sich von einem advocado Partner-Anwalt zum weiteren Vorgehen beraten.

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4. Umfassender Markenschutz vom Anwalt

Möchte man eine Wortmarke schützen lassen, kann die Unterstützung eines erfahrenen Anwalts sinnvoll sein – und Ihnen viel Stress ersparen.

Was ein Anwalt für den Schutz Ihrer Wortmarke tun kann:

• Umfassende Markenrecherche vor der Anmeldung
• Schutzhindernisse aufdecken, die den Schutz ihrer Wortmarke gefährden
• Juristische Chancen- und Risikobewertung vor der Markenanmeldung
• Überprüfen, ob bereits bestehende Markenrechte den Schutz der Wortmarke gefährden
• Vorbereitung und Durchführung der Markenanmeldung beim Deutschen Patent- & Markenamt
• Beratung zum Schutz internationaler Marken
• Stetige Markenüberwachung, um Markenverwässerung zu verhindern
• Gegen Markenverletzungen vorgehen

Ein Anwalt weiß genau, was für den Wortmarken-Schutz zu tun ist. Er kann Sie über Ihre Möglichkeiten informieren und bei Bedarf alle wichtigen Schritte einleiten – damit Sie auf der sicheren Seite sind.

5. Wortmarke schützen lassen: Was kostet das?

Die Sorge vor hohen Kosten hält einige Unternehmer davon ab, eine Wortmarke eintragen und schützen zu lassen. Für einen langanhaltenden Markenschutz kann es empfehlenswert sein, eine laufende Markenüberwachung professionell durchführen zu lassen.

Mögliche Kosten für den Wortmarken-Schutz:

Hinzu kommen die Kosten für die Markenprüfung. Sie sind abhängig von den gewählten Waren- und Dienstleistungsklassen und den Registern, in denen recherchiert wird. Deshalb werden diese Kosten immer individuell berechnet.