Abmahnung im Markenrecht: So gehen Sie vor

1. Was ist eine Abmahnung im Markenrecht?

Markeninhaber haben nach der Markenanmeldung das alleinige Recht, ihre Marke zu benutzen, in den Verkehr zu bringen und zu vermarkten. Verwendet jemand ohne Erlaubnis die identische oder eine sehr ähnliche Marke für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen, verletzt er diese Markenrechte. 

Der Inhaber der Marke hat das Recht, gegen die Markenrechtsverletzung vorzugehen und den Verletzer kostenpflichtig abzumahnen. Ziel einer Abmahnung im Markenrecht ist es, den Verletzer auf den Rechtsverstoß aufmerksam zu machen und dessen sofortige Unterlassung zu erreichen.

Um das rechtsverletzende Verhalten zu unterbinden, liegt der Abmahnung meist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung bei. Durch diese soll sich der Rechtsverletzer verpflichten, bei einer erneuten Markenverletzung eine Vertragsstrafe an den Inhaber der Marke zu zahlen.

2. Abmahnung im Markenrecht: Wann geht das?

Eine Abmahnung im Markenrecht ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Daher ist es sinnvoll, die markenrechtliche Abmahnung prüfen zu lassen. Das gilt sowohl für eine erhaltene Abmahnung als auch für den Fall, dass der Inhaber einer Marke eine solche Abmahnung aussprechen möchte.

Denn gegen unberechtigt ausgesprochene Abmahnungen können Sie sich wehren und unter Umständen sogar die eigenen Kosten als Schadensersatz gegenüber dem Abmahner geltend machen.

Bevor Sie eine Abmahnung im Markenrecht aussprechen, müssen Sie folgende Voraussetzungen sicherstellen:

Voraussetzungen für eine Abmahnung im Markenrecht

Eine Abmahnung im Markenrecht ist nur dann zulässig, wenn auch tatsächlich ein Rechtsverstoß vorliegt.

Eine Markenrechtsverletzung bzw. ein solcher Verstoß liegt laut § 14 Markengesetz (MarkenG) vor, wenn

• die Marke im geschäftlichen Verkehr genutzt wird.
• die Marken identisch oder verwechselbar ähnlich sind.
• die verwendeten Waren- und Dienstleistungsklassen identisch oder ähnlich sind.
• der Abgemahnte die fremde Marke markenmäßig benutzt – d. h. wenn sie dazu dient, die Waren eines Unternehmens von den Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden.
• die fremde Marke aktiv benutzt wird.

Wurde die Marke hingegen in den letzten 5 Jahren seit ihrer Registrierung nicht genutzt, hat der Abgemahnte sie nur für private Zwecke verwendet oder beschreibt sie lediglich Produkte oder Dienstleistungen, ist sie nicht durch das Markenrecht geschützt. Eine Markenabmahnung ist somit nicht zulässig.

Gründe für eine Abmahnung im Markenrecht: Beispiele

Eine typische Markenrechtsverletzung ist der Vertrieb von markenverletzenden Waren oder Dienstleistungen. Es muss dabei nicht zu einem Verkauf dieser Produkte kommen, allein das Angebot ist ausreichend, um einen bestehenden Markenschutz zu verletzen.

Beispiele für Markenverletzungen, die eine Abmahnung nach sich ziehen können:

• Handeln mit Plagiaten: Wer Plagiate bekannter Marken verkauft, verletzt fremde Markenrechte und macht sich sogar strafbar.
• Verkauf ohne Genehmigung: Nur der Markenbesitzer ist berechtigt, den Vertrieb seiner Produkte oder Dienstleistungen zu autorisieren. Wer ohne Genehmigung Markenprodukte verkauft, muss mit einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung rechnen.
• Unbefugte Werbung mit Markennamen: Wer seine No-Name-Produkte mit bekannten Marken bewirbt, dem droht eine markenrechtliche Abmahnung.
• Metatag-Werbung mit geschützter Marke: Wer seinen Online-Shop mit geschützten Marken bewirbt, um potenzielle Käufer über Suchmaschinen zum Kauf zu bewegen, verletzt bestehende Markenrechte.
• Verwendung geschützter Marken als Domains: Auch ein Domainname kann einen Verstoß gegen das Markenrecht darstellen. Die Anmeldung der Domain porsche.de würde z. B. die Marke Porsche verletzen – eine Markenrecht-Abmahnung der Domain könnte die Folge sein.

Markenverletzende Geschäftspraktiken finden sich häufig auf Online-Verkaufsplattformen. Bewerben Händler ihre Produkte mit bekannten Markennamen z. B. auf eBay, kann eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung folgen. Auch das Anhängen an eine ASIN auf der Verkaufsplattform Amazon kann eine Markenverletzung bedeuten.

Auch im Einzelhandel kommen markenrechtliche Verstöße durch Produktpiraterie und Markenfälschung immer wieder vor.

Wer darf eine Abmahnung im Markenrecht schicken?

Grundsätzlich darf der Inhaber der Marke eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung aussprechen. Im Einzelfall kann aber auch derjenige, der eine Markenlizenz hat, solche markenrechtlichen Abmahnungen versenden. In der Regel wird hiermit eine Anwaltskanzlei beauftragt.

Markenrechte sind z. B. über die Vorlage einer Markenurkunde oder eines entsprechenden Bescheids des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) nachweisbar.

Wann ist eine schriftliche Abmahnung ungültig?

Eine Abmahnung im Markenrecht ist ungültig, wenn keine Verletzung von Markenrechten vorliegt. Außerdem muss die schriftliche Abmahnung bestimmte inhaltliche Vorgaben erfüllen, damit sie gültig ist.

In diesen Fällen ist eine Abmahnung im Markenrecht ungültig:

• Die Marke wird nur für den privaten Gebrauch verwendet: Jemand druckt das Logo von Adidas für ein privates Fußballturnier auf 22 T-Shirts. Da sie nicht verkauft werden, ist eine Abmahnung im Markenrecht ungültig.
• Bei der Marke handelt es sich um beschreibende Worte, die jeder verwenden darf: Die Wörter “Süßer Saft” sind im Markenrecht nicht schutzfähig, weil jeder sie nutzen darf.
• Eine Marke verstößt gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung: „Fack ju Göhte“ konnte nicht als Marke angemeldet werden. weil sie vulgäre Sprache enthält.
• Die Marke wurde 5 Jahre lang nicht genutzt, seit sie im Markenregister eingetragen ist. Deshalb verfällt der Markenschutz.

3. Folgen einer Abmahnung im Markenrecht

Eine Abmahnung im Markenrecht zielt darauf ab, den Rechtsverstoß zu unterbinden. Ist die Abmahnung gerechtfertigt, muss der Abgemahnte mit folgenden Konsequenzen rechnen:

• Unterlassungserklärung: Die Abmahnung dient dazu, eine Wiederholungsgefahr auszuräumen, indem der Verletzer eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreibt. Es muss sich dabei allerdings um eine strafbewehrte Unterlassungserklärung handeln. Kommt es zu einem erneuten Rechtsverstoß, muss er eine Vertragsstrafe an den Markeninhaber zahlen.
• Auskunftsanspruch: Bei einer Markenverletzung durch ein anderes Unternehmen darf der Markeninhaber Auskunft über die Umsätze mit den widerrechtlich gekennzeichneten Waren verlangen. Der Verletzer muss die Anschriften von Hersteller, Lieferanten und Auftraggeber sowie Informationen über den Vertriebsweg und die Herkunft der Produkte herausgeben.
• Herausgabeanspruch: Der Inhaber der Marke hat einen Anspruch auf Herausgabe bzw. Vernichtung der widerrechtlich gekennzeichneten Waren, wenn sich das geschützte Zeichen nicht vom Produkt entfernen lässt (z. B. durch Ablösen von Etiketten).
• Zahlung Schadensersatz: Handelt der Verletzer schuldhaft  (d. h. vorsätzlich oder grob fahrlässig), steht dem Markeninhaber Schadensersatz zu. Da Gerichte davon ausgehen, dass der Verletzer zumindest fahrlässig gehandelt hat, lässt sich der Schadensersatzanspruch meist nicht abwehren – es reicht bereits aus, wenn vor der Nutzung keine Markenrecherche nach einer ähnlichen Marke durchgeführt wurde.

4. Abmahnung wegen Markenrecht erhalten: Was tun?

Wenn Sie eine Markenrecht-Abmahnung erhalten haben, sollten Sie zunächst ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen – nicht immer ist das Schreiben gerechtfertigt.

Es kann hilfreich sein, wenn Sie nach Erhalt einer Abmahnung wie folgt vorgehen:

Abmahnung prüfen

Prüfen Sie die Abmahnung und die in ihr aufgelisteten Forderungen genau. Stellen Sie sich folgende Fragen:

• Bin ich für die Rechtsverletzung verantwortlich?
• Liegt überhaupt ein Rechtsverstoß vor?
• Ist der Absender berechtigt, eine Abmahnung im Markenrecht auszusprechen?
• Ist die Unterlassungserklärung zu weit ausgelegt?
• Ist die Höhe der Vertragsstrafe und der Abmahnkosten angemessen?
• Hat der Abmahner tatsächlich einen Erstattungsanspruch?

Nicht immer sind diese Fragen einfach zu beantworten. Sind Sie sich unsicher, ob eine Markenverletzung vorliegt oder die Höhe der geforderten Kosten angemessen ist, kann rechtliche Unterstützung helfen. Ein Anwalt für Markenrecht prüft die Abmahnung auf ihre Zulässigkeit.

Unterschreiben Sie auf keinen Fall die beigefügte Unterlassungserklärung ohne eingehende Prüfung der Abmahnung. Da Sie 30 Jahre an die Unterlassungserklärung gebunden sind, sollte die Formulierung genau überprüft werden. Häufig müssen Sie allerdings gar keine Unterlassungserklärung abgeben, da z. B. eine Verwechslungsgefahr der beanstandeten Marke nicht besteht. 

Abmahnung gerechtfertigt? Unterlassungserklärung anpassen

Ist die Abmahnung gerechtfertigt, kann es empfehlenswert sein, wenn Sie die Markenverletzung schnellstmöglich beseitigen. Entfernen Sie dann z. B. rechtsverletzende Angebote aus dem Onlineshop oder von Verkaufsplattformen.

Sie müssen den in der Abmahnung aufgestellten Forderungen jedoch nicht einfach nachkommen. Sie haben z. B. das Recht, die beigefügte Unterlassungserklärung zu Ihrem Vorteil anzupassen. Mit einer modifizierten Unterlassungserklärung sorgen Sie dafür, sich für nicht mehr zu verpflichten als notwendig. Ein Rechtsanwalt kann die Erklärung zu Ihren Gunsten formulieren.

Neben der modifizierten Unterlassungserklärung hat die Beauftragung eines Anwalts für gewerblichen Rechtsschutz weitere Vorteile:

• Anpassung der Formulierungen zur Höhe der Vertragsstrafe
• Prüfung der geforderten Abmahnkosten
• Reduzierung des geforderten Schadensersatzes
• Prüfung des Umfangs des Unterlassungsanspruchs und Begrenzung der Unterlassungserklärung
• Vermeidung eines uneingeschränkten Schuldeingeständnisses

Die in der Abmahnung gesetzten Fristen sind meist sehr kurz. Häufig fordert der Rechteinhaber bzw. die abmahnende Kanzlei die Abgabe der unterschriebenen Unterlassungserklärung innerhalb einer Woche. Bleiben Sie ruhig und denken Sie darüber nach, ob Sie rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen möchten. advocado findet für Sie den passenden Anwalt aus einem Netzwerk mit über 550 Partner-Anwälten. Dieser kontaktiert Sie innerhalb von 2 Stunden* für eine kostenlose Ersteinschätzung zu Ihrem Anliegen.

Abmahnung unzulässig? Ansprüche abwehren

Ist die Markenabmahnung unzulässig (weil z. B. gar keine Verletzung älterer Markenrechte vorliegt), können Sie die Ansprüche abwehren. Setzen Sie ein Schreiben an die Gegenseite auf, in dem Sie darlegen, weshalb Sie den Forderungen nicht nachkommen und die Unterlassungserklärung nicht unterschreiben.  Darüber hinaus könnte es sich bei der unberechtigten Abmahnung um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung handeln. In diesem Fall können Sie sogar Ihre eigenen Anwaltskosten geltend machen.

Eine unzulässige Abmahnung müssen Sie zudem nicht einfach akzeptieren. Sind Sie der Meinung, dass Sie die Rechte an der Marke besitzen, können Sie mit einer negativen Feststellungsklage gegen den vermeintlichen Markeninhaber vorgehen und ggf. eine Löschung der Marke beim Markenamt beantragen.

Eine rechtliche Beratung vor der Einleitung rechtlicher Schritte ist aufgrund der hohen Streitwerte, die bei markenrechtlichen Abmahnungen angesetzt werden, und dem hohen Prozesskostenrisiko hilfreich.

5. Abmahnung im Markenrecht schicken: So gehen Sie vor

Haben Sie den Verdacht, dass Dritte Ihre Markenrechte verletzen, können Sie zunächst die vermutete Markenverletzung dokumentieren. Haben Sie z. B. gefälschte Waren Ihrer Marke in einem Online-Shop entdeckt, lassen sich relativ einfach Screenshots inklusive Datum- und Zeitangabe anfertigen (dafür gibt es z. B. spezielle Apps).

Auf Basis einer umfassenden Beweissicherung kann ein Rechtsanwalt anschließend eine passende Markenabmahnung formulieren.

Ein Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz

• prüft, ob die vermutete Markenrechtsverletzung tatsächlich einen Rechtsverstoß darstellt.
• formuliert eine strafbewehrte Unterlassungserklärung.
• bestimmt eine angemessene Vertragsstrafe und Schadensersatz.
• macht in der Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung Ihre Ansprüche auf Auskunft, Herausgabe oder Vernichtung geltend.

Wenn Sie darüber nachdenken, eine Abmahnung im Markenrecht auszusprechen, kann juristische Beratung vorab hilfreich sein – denn eine unzulässige Abmahnung kann teuer werden. Nur wenn Sie sicher sind, dass Ihre Markenrechte verletzt wurden, muss die Gegenseite die Abmahnkosten tragen – andernfalls können die Kosten auf Sie selbst zurückkommen. Unsere Partner-Anwälte für Markenrecht raten daher von Mustern oder Vorlagen für Markenrecht-Abmahnungen ab.

5. So schreiben Sie eine Abmahnung im Markenrecht

Damit eine markenrechtliche Abmahnung zulässig ist, muss sie keine Formvorgaben erfüllen – grundsätzlich ist auch eine mündlich ausgesprochene Abmahnung rechtens. Für den eindeutigen Nachweis erfolgt jedoch in den meisten Fällen eine schriftliche Abmahnung.

Der Inhalt der Abmahnung im Markenrecht ist an bestimmte Regeln gebunden:

• Genaue Darstellung des Sachverhalts: Die Abmahnung muss den Sachverhalt, der zur Verletzung geführt hat, genau darstellen, damit der Abgemahnte weiß, welches Verhalten er zukünftig zu unterlassen hat.
• Rechtliche Begründung: In einer kurzen rechtlichen Begründung legt die Abmahnung dar, weshalb es sich um einen Rechtsverstoß handelt.
• Aufforderung zur Unterlassung: Der Abgemahnte wird zur Unterlassung des markenverletzenden Verhaltens aufgefordert. Eine vorformulierte Unterlassungserklärung kann dem Abmahnschreiben beigefügt sein.
• Androhung gerichtlicher Schritte: Eine markenrechtliche Abmahnung beinhaltet regelmäßig die Androhung gerichtlicher Schritte, wenn der Abgemahnte dem Unterlassungsanspruch nicht nachkommt bzw. die Unterlassungserklärung nicht unterschreibt.
• Aufforderung zur Zahlung: Gegebenenfalls fordert die Abmahnung die Zahlung der entstandenen Anwaltskosten innerhalb einer festgelegten Frist.

Die Aufforderung zur Erstattung der Anwaltskosten bzw. eine Schadensersatzforderung muss nicht zwingend in einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung stehen. Sie kann auch erst in einem Folgeschreiben gefordert werden.

6. Abmahnung Markenrecht: Kosten

Ist die Abmahnung zulässig, weil tatsächlich eine Rechtsverletzung vorliegt, hat der Markeninhaber Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten. Er kann in der Markenrecht-Abmahnung seine Anwaltskosten vom Verletzer zurückfordern.

Die Anwaltskosten sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) festgelegt und berechnen sich nach dem Gegenstandswert. Dieser beträgt bei einer markenrechtlichen Abmahnung in der Regel mindestens 50.000 Euro.

Da eine Abmahnung im Markenrecht gerichtliche Schritte vermeiden soll, sind die Kosten geringer als bei einem Gerichtsprozess. Zum Vergleich:

• Abmahnkosten bei einem Streitwert von 50.000 Euro: ca. 2.002,41 Euro
• Prozesskosten bei einem Streitwert von 50.000 Euro: ca. 8.472 Euro (Gerichtskosten, Honorar für gegnerischen und ggf. eigenen Anwalt)

Ist dem Markeninhaber ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, kann er zudem in der Markenrecht-Abmahnung Schadensersatz geltend machen. Dessen Höhe berechnet sich entweder anhand des Gewinns des Schädigers, des entgangenen Gewinns des Inhabers oder fiktiven Lizenzgebühren, die normalerweise entstanden wären.